1. Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats V) des Bundespatentgerichts vom 31. Juli 1996 wird auf Kosten des Rechtsbeschwerdeführers zurückgewiesen.
2. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 600 DM festgesetzt.

G r ü n d e

1. Die Antragstellerin begehrt Rückzahlung einer Gebühr, die sie - nach ihren Angaben irrtümlich - zur Verlängerung der Schutzdauer eines Warenzeichens im Jahre 1991 im voraus entrichtet hat.

   Die Antragstellerin zahlte am 2. Dezember 1991 beim Deutschen Patentamt für das am 17. Dezember 1981 angemeldete Zeichen Nr. 1 038 323, dessen Schutzfrist am 17. Dezember 1991 ablief, eine Gebühr zur Verlängerung der Schutzdauer in Höhe von 600 DM ein. Mit einem am 11. Dezember 1991 beim Deutschen Patentamt eingegangenen Schriftsatz haben die Rechtsvertreter der Antragstellerin erklärt, diese sei an einer Weiterverfolgung des Zeichens nicht mehr interessiert. Das Warenzeichen werde hiermit zurückgenommen. Es werde beantragt, die versehentlich gezahlte Verlängerungsgebühr zurückzuzahlen, da diese nicht fällig geworden sei. Eine Eintragung der Verlängerung in der Zeichenrolle ist vom Deutschen Patent- und Markenamt weder verfügt noch vollzogen worden; die Marke ist bisher auch nicht gelöscht worden.

   Das Deutsche Patentamt hat den Rückzahlungsantrag mit zwei Beschlüssen zurückgewiesen.

   Die Antragstellerin hat dagegen Beschwerde eingelegt. Der Präsident des Deutschen Patentamts, der dem Verfahren vor dem Bundespatentgericht nach § 68 Abs. 2 MarkenG beigetreten ist, hat beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.

   Das Bundespatentgericht (BPatGE 37, 130) hat die Beschlüsse des Deutschen Patentamts aufgehoben und festgestellt, daß die am 2. Dezember 1991 entrichtete Gebühr für die Verlängerung der Marke zurückzuzahlen sei.

   Dagegen richtet sich die zugelassene Rechtsbeschwerde des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts, deren Zurückweisung die Antragstellerin beantragt.

2. Das Bundespatentgericht hat einen Anspruch auf Rückzahlung der Verlängerungsgebühr bejaht. Dazu hat es ausgeführt:

Die Antragstellerin habe die am 2. Dezember 1991 entrichtete Verlängerungsgebühr ohne rechtlichen Grund gezahlt, da die Gebühr erst nach Ablauf der zehnjährigen Schutzfrist, am 17. Dezember 1991, fällig geworden sei. Zu diesem Zeitpunkt habe die Antragstellerin aber bereits erklärt, daß sie an einer Weiterverfolgung des Zeichens nicht mehr interessiert sei und das Zeichen daher zurückgenommen werde. Dies sei zeichenrechtlich als unbedingter Schutzrechtsverzicht zu werten, so daß die Fälligkeit der Verlängerungsgebühr für eine weitere Schutzrechtsdauer von zehn Jahren nicht mehr habe eintreten können. Daß diese Erklärung im Zeitpunkt der Beendigung der Schutzdauer vom Patentamt noch nicht in der Rolle vollzogen gewesen sei, sei für den allein interessierenden Gebührentatbestand unbeachtlich.

Die Gebühr sei auch nicht durch die Vorauszahlung am 2. Dezember 1991 angefallen. Zwar sei in § 9 Abs. 2 Satz 2 WZG vorgesehen gewesen, daß die Gebühr bereits ein Jahr vor Ablauf der Schutzfrist im voraus entrichtet werden könne, um einem Markeninhaber schon frühzeitig Gelegenheit zu geben, eine Verlängerung der Schutzdauer in die Wege zu leiten. Mache der Markeninhaber von dieser gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch, werde dadurch aber weder der Zeitpunkt der Fälligkeit der Verlängerungsgebühr berührt noch ein abgeschlossener Rechtsvorgang in materiell-rechtlicher oder gebührenrechtlicher Hinsicht geschaffen. Bis zum Fälligkeitstag eintretende Änderungen der Sach- und Rechtslage seien daher zu berücksichtigen. Zwar habe der Markeninhaber mit der Zahlung alles getan, um die Verlängerung herbeizuführen, diese Handlung entfalte ihre Wirkung aber erst im Zeitpunkt der Fälligkeit der Verlängerungsgebühr, so daß eine zuvor gezahlte Gebühr nicht bereits mit Zahlungseingang verfallen sei, sondern bis zum Wirkungseintritt als schwebend wirksam und auflösend bedingt für den Fall anzusehen sei, daß die Gebühr durch veränderte Umstände nicht mehr fällig werden könne und damit der Rechtsgrund für die Zahlung entfalle.

Ein solches Verständnis entspreche auch der Regelung des § 47 Abs. 3 und 5 MarkenG, wonach nunmehr die Verlängerung am Tag nach Ablauf der bisherigen Schutzdauer wirksam werde. Überdies lasse sich anführen, daß auch vor Fälligkeit entrichtete Patentjahresgebühren nach § 19 PatG zurückzuzahlen seien, wenn feststehe, daß sie nicht mehr fällig werden könnten. Mit dieser Vorschrift werde der Gedanke der ungerechtfertigten Bereicherung auch auf das Patentrecht übertragen.

3. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Rechtsbeschwerde des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts ist infolge ihrer Zulassung durch das Bundespatentgericht statthaft (§ 83 Abs. 1 und 2 MarkenG) und auch im übrigen zulässig. Sie hat jedoch in der Sache keinen Erfolg.

   1. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde ist die Frage der Rückzahlung der Verlängerungsgebühr nur auf der Grundlage des Warenzeichengesetzes und nicht nach dem am 1. Januar 1995 in Kraft getretenen Markengesetz (insbesondere § 47 MarkenG) zu beurteilen. Dies gilt auch dann, wenn das Zeichen Nr. 1 038 323 - wie der Rechtsbeschwerdeführer meint - mangels Löschung bei Inkrafttreten des Markengesetzes noch Bestand hatte. Zwar ist in § 152 MarkenG vorgesehen, daß das neue Recht grundsätzlich auch auf Marken anwendbar ist, die vor dem 1. Januar 1995 angemeldet, eingetragen oder durch Benutzung oder notorische Bekanntheit erworben worden sind. Die Vorschrift des § 152 MarkenG regelt damit aber nur die Anwendung des Markengesetzes auf die vor dem 1. Januar 1995 entstandenen Rechte, nicht aber die solche Rechte betreffenden Handlungen, insbesondere Verfahrenshandlungen. Dafür gilt weiterhin das zum Zeitpunkt der Vornahme der Handlung geltende Recht (Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl., § 152 Rdn. 2; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 152 Rdn. 7). Danach ist das Markengesetz auf den im Jahre 1991 abgeschlossenen Gebührensachverhalt nicht anwendbar. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus § 160 MarkenG, da diese Vorschrift nur eine Übergangsregelung für die Schutzdauer und die Berechnung der Zahlungsfristen bei Vorauszahlung enthält, soweit es sich um Fristen handelte, die über den 1. Januar 1995 hinaus liefen (Begründung zum Regierungsentwurf zu § 160 MarkenG, BT-Drucks. 12/6581 S. 132 f. = BIPMZ 1994, Sonderheft S. 88). § 160 MarkenG will aber keine abgeschlossenen Altfälle neu regeln (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 160 Rdn. 2).

   2. Das Bundespatentgericht hat auch zu Recht angenommen, daß der Antragstellerin ein Anspruch auf Rückzahlung der Verlängerungsgebühr zusteht, weil die Gebühr für die "Verlängerung der Schutzdauer" nicht entstanden ist.

   1. Nach § 9 Abs. 2 Satz 2 WZG hatte der Zeicheninhaber für die Verlängerung der Schutzdauer eine Verlängerungsgebühr und für jede Klasse eine Klassengebühr zu entrichten, die nach § 9 Abs. 2 Satz 3 WZG am letzten Tag des Monats fällig wurden, in dem die Schutzdauer endete. Die Gebühr entstand danach für die Verlängerung der Schutzdauer und die Handlungen, die das Patentamt dafür gegebenenfalls vornehmen mußte (Akt- und Schutzgebühr, vgl. BGH, Beschl. v. 21.10.1977 - I ZB 1/77, GRUR 1978, 105, 107 - Verlängerungsgebühr I; Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., § 9 Rdn. 5; Busse/Starck, Warenzeichengesetz, 6. Aufl., § 9 Rdn. 9). Dies ergab sich auch aus den im Dezember 1991 geltenden Nr. 132000 ff des Gebührenverzeichnisses zum Gesetz über die Gebühren des Patentamts und des Patentgerichts vom 18. August 1976 (BGBl. I 2188), die als Gebührentatbestand nicht auf die Einleitung des Verfahrens, sondern auf die Verlängerung der Schutzdauer abstellten (vgl. auch Baumbach/Hefermehl aa0 § 9 Rdn. 5). Dem Wesen der Verlängerungsgebühren als Akt- und Schutzgebühren entsprach es im Gegensatz zu den Verfahrensgebühren (z.B. § 2 Abs. 3, § 8 Abs. 1 Satz 5, § 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG), die mit der Antragstellung fällig wurden und zugleich verfielen (vgl. Baumbach/Hefermehl aaO § 2 Rdn. 34; Busse/Starck aa0 § 2 Rdn. 28; Reimer/Richter, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 4. Aufl., [1966] Kap. 7 Rdn. 56; zum Markenrecht Althammer/Ströbele/Klaka aaO § 32 Rdn. 39), daß sie - vorbehaltlich einer anderen Regelung - nicht bereits mit einer Handlung, die auf die Einleitung des Verfahrens abzielte, anfielen und damit Vorauszahlungen zurückzuzahlen waren, wenn der Schutz nicht zur Entstehung kam (Baumbach/Hefermehl aa0 § 2 Rdn. 35; Busse/Starck aa0 § 2 Rdn. 28).

   2. Die Gebühren konnten demnach - bezogen auf den 17. Dezember 1991 - nicht mehr entstehen, weil die Antragstellerin zu diesem Zeitpunkt bereits einen unbedingten Schutzrechtsverzicht erklärt und deutlich gemacht hatte, daß sie ihren Antrag auf Verlängerung der Schutzdauer nicht aufrechterhalten wollte. Selbst wenn - wie der Rechtsbeschwerdeführer meint - das Zeichenrecht nach dem Warenzeichengesetz erst mit der bisher noch nicht erfolgten Löschung des Zeichens im Warenzeichenregister sein Ende fand, beruhte die Fortdauer des Zeichens nicht auf einer Verlängerung der Schutzdauer nach § 9 Abs. 2 WZG. Eine solche Verlängerung hätte einen Antrag auf Verlängerung der Schutzdauer vorausgesetzt, der zwar grundsätzlich in der Zahlung der Verlängerungsgebühr inzident enthalten ist. Diesen Antrag hat die Antragstellerin aber mit ihrem am 11. Dezember 1991 eingegangenen Schriftsatz zurückgenommen. Da eine solche Antragsrücknahme im Hinblick auf die Dispositionsmaxime sowohl bei der Anmeldung (Busse/Starck aaO § 12 Rdn. 17) als auch beim Antrag auf Verlängerung der Schutzdauer möglich war, fehlte es am 17. Dezember 1991 an einem wirksamen Antrag, der zu einer Verlängerung der Schutzdauer und einem Verlängerungsakt des Deutschen Patentamts hätte führen können. Konnte aber eine Verlängerung des Schutzes nicht mehr eintreten, sind auch die Gebühren zurückzuzahlen (Busse/Starck aa0 § 2 Rdn. 28 a. E.).

   3. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde entstand die Gebühr auch nicht bereits mit der Überweisung der Verlängerungsgebühr am 2. Dezember 1991. Der Umstand, daß die Antragstellerin von der in § 9 Abs. 2 Satz 2 WZG eingeräumten Möglichkeit einer Vorauszahlung Gebrauch gemacht hat, führte nicht dazu, daß bereits durch diese Zahlung die Schutzdauer verlängert worden wäre.

   Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH GRUR 1978, 105, 107 - Verlängerungsgebühr I; Beschl. v. 28.10.1982 - I ZB 11/81, BIPMZ 1983, 156) trat die Rechtswirkung der Gebührenzahlung bei der Vorauszahlung nach § 9 Abs. 2 Satz 2 WZG nicht im Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung, sondern erst mit Beendigung der im Zeitpunkt der Vorauszahlung noch laufenden Schutzdauer ein; denn die durch die rechtzeitige Gebührenzahlung verlängerte Schutzdauer begann erst nach der zuvor abgelaufenen Schutzdauer neu zu laufen (§ 9 Abs. 2 Satz 1 WZG). Der Senat sieht auch nach erneuter Prüfung keinen Anlaß, von dieser Beurteilung abzuweichen. Für das neue Recht ist nunmehr in § 47 Abs. 5 MarkenG ausdrücklich normiert, daß die Verlängerung der Schutzdauer auch bei einer Vorauszahlung erst am Tag nach dem Ablauf der vorangegangenen Schutzdauer wirksam wird (Althammer/Ströbele/Klaka aaO § 47 Rdn. 14; Fezer aaO § 47 Rdn. 10; Ingerl/Rohnke aaO § 47 Rdn. 10).

   Tritt aber die mit der Vorauszahlung herbeigeführte Verlängerung der Schutzdauer erst mit Ablauf der vorangehenden Schutzdauer ein, ist der Gebührentatbestand der Verlängerung der Schutzdauer nicht schon mit einer Vorauszahlung erfüllt. Damit ist auch der Begründung, mit der der 24. Senat des Bundespatentgerichts (BPatGE 4, 191, 193) eine Pflicht zur Rückzahlung einer Vorauszahlung nach § 9 Abs. 2 WZG nach Rücknahme des Antrags verneinte, der Boden entzogen. Denn der 24. Senat des Bundespatentgerichts hatte eine Rückzahlungspflicht mit dem Argument abgelehnt, daß die Verlängerungsgebühren bereits mit der Zahlung verfallen seien, weil die Rechtsfolge der Verlängerung allein an die Tatsache der Zahlung geknüpft sei und von dort an die neue Schutzdauer zu laufen beginne.

   Soweit in der Literatur zum Warenzeichengesetz die Frage umstritten war, ob eine Rückzahlung (bei unbedingtem Schutzrechtsverzicht bzw. Antragsrücknahme vor Eintritt der neuen Schutzdauer) in Betracht kam, wurde die Verneinung einer Rückzahlungspflicht damit begründet, daß die Schutzrechtsverlängerung bereits mit der Vorauszahlung der Verlängerungsgebühr nach § 9 Abs. 2 Satz 2 WZG eintrete (Althammer, WZG, 4. Aufl., § 9 Rdn. 9; Busse/Starck aa0 § 9 Rdn. 5; v. Gamm, WZG [1965], § 9 Rdn. 5, 7). Wenn die Verlängerung der Schutzdauer dagegen - wie es der Ansicht des Bundesgerichtshofes entspricht - erst nach Ablauf der vorherigen Schutzdauer wirksam wird, muß es auch zu einer Rückzahlung kommen (Baumbach/Hefermehl aaO § 9 Rdn. 6; Storkebaum/Kraft, WZG [1967], § 9 Rdn. 6; vgl. auch Busse/Starck aa0 § 2 Rdn. 28; so auch für das Markengesetz Althammer/Ströbele/Klaka aa0 § 47 Rdn. 14; lngerl/Rohnke aa0 § 47 Rdn. 8).

   Zwar hat sich - worauf die Rechtsbeschwerde zutreffend hinweist - der Bundesgerichtshof in den Beschlüssen vom 21. Oktober 1977 (GRUR 1978, 105 - Verlängerungsgebühr I) und vom 28. Oktober 1982 (BlPMZ 1983, 156) unmittelbar nur dazu geäußert, zu welchem Zeitpunkt der gebührenrechtlich relevante Sachverhalt abgeschlossen ist und deshalb Änderungen der Gebührenvorschriften noch zu beachten waren. Er hat dabei aber auch klargestellt, daß die Verlängerung der Schutzdauer nach dem Warenzeichengesetz erst mit Ablauf der vorangegangenen Schutzdauer wirksam wurde. Da der Gebührentatbestand an die Wirksamkeit der Verlängerung der Schutzdauer anknüpfte, ergab sich daraus auch, ab welchem Zeitpunkt die Gebühr entstand.

   4. Entgegen der Ansicht des Rechtsbeschwerdeführers läßt es sich auch nicht mit einem "allgemeinen gebührenrechtlichen Grundsatz" begründen, daß das Gebührenschuldverhältnis nach dem Warenzeichengesetz, sofern ein Antrag erforderlich war, bereits mit Eingang des Antrags bei der zuständigen Behörde begründet wurde.

      Aus der von der Rechtsbeschwerde angeführten Regelung des § 11 Abs. 1 VwKostG läßt sich nichts herleiten. Sie findet zum einen nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 VwKostG auf die Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts gerade keine Anwendung. Zum anderen kann ihr aber auch kein allgemeiner gebührenrechtlicher Gedanke entnommen werden, der im Wege der Analogie herangezogen werden könnte. Dies folgt schon daraus, daß in anderen Kostenvorschriften die Gebühren nicht zwingend mit dem Antrag anfallen. So entstehen etwa nach dem Gesetz über die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, das nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 VwKostG ebenfalls von dessen Anwendung ausgenommen ist, Gebühren auch in Verfahren, die einen Antrag erfordern, erst mit Abschluß der Amtshandlung. Deshalb sind in § 130 KostO für die Erhebung von Gebühren bei Antragsverfahren, bei denen es nicht zum Abschluß einer Amtshandlung gekommen ist, eigenständige Gebührentatbestände für die Fälle der Zurückweisung und der Rücknahme eines Antrags vorgesehen. Es hätte daher einer ausdrücklichen Anordnung der Vorverlagerung der Gebührenschuld bedurft, die aber gerade fehlte.

      Dies verkennt die Rechtsbeschwerde auch, soweit sie auf die Verordnung über Verwaltungskosten beim Deutschen Patentamt (DPAVwKostV) vom 15. Oktober 1991 (BGBl. I 2013) verweist, die ohnehin nicht unmittelbar anwendbar war, weil sie nicht für solche Gebühren galt, die - wie hier - nicht in dieser Verordnung selbst angeordnet waren. Im Gegensatz zu der bis zum 14. Oktober 1991 geltenden DPAVwKostV vom 26. Juni 1970 (BGBl. I 835), nach deren § 5 Gebühren mit der Stellung des Antrags fällig wurden, entstand die Gebühr nach § 6 DPAVwKostV (1991) erst mit Beendigung der gebührenpflichtigen Handlung. Daher bedurfte es in § 7 Abs. 2 DPAVwKostV einer ausdrücklichen Regelung, nach der Gebühren auch dann anfallen, wenn es infolge einer Antragsrücknahme nicht zu einer Sachbehandlung durch die Behörde kommt.

      Aus diesem Grund kann die Rechtsbeschwerde schließlich auch nichts aus § 9 Abs. 5 Satz 2 WZG für die von ihr vertretene Ansicht herleiten. Der Ausschluß der Rückzahlungspflicht von Teilzahlungen bei Nichteintragung des Zeichens wegen Nichtzahlung des Restbetrags wurde dort ebenfalls ausdrücklich angeordnet, so daß sich allein in dieser Vorschrift der Rechtsgrund für das Einbehalten der vorausentrichteten Beträge fand.

4. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten des Rechtsbeschwerdeführers (§ 90 Abs. 2 und Abs. 3 MarkenG) zurückzuweisen.

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