I ZB 16/97

Verkündet am 15. Juli 1999 * Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. Juli 1999 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Dr. Mees, Starck, Dr. Bornkamm und Pokrant beschlossen:

1. Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 26. Senats (Marken-Beschwerdesenats III) des Bundespatentgerichts vom 19. Februar 1997 aufgehoben.
2. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.
3. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- DM festgesetzt.

G R Ü N D E

1. Mit ihrer am 25. März 1994 eingegangenen Anmeldung begehrt die Anmelderin die Eintragung der Wortmarke

   "YES"

   für die Waren "Rohtabak, Zigaretten und andere Tabakerzeugnisse, Zigarettenpapier, Feuerzeuge" in das Markenregister.

   Die Prüfungsstelle für Klasse 34 Wz des Deutschen Patentamts hat der angemeldeten Marke die Eintragung wegen fehlender Unterscheidungskraft versagt.

   Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben (BPatGE 37, 277 = BPatG GRUR 1997, 642).

   Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin den Eintragungsantrag weiter.

2. Das Bundespatentgericht hat - unter Anwendung der Vorschriften des Markengesetzes - die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 3 MarkenG für gegeben erachtet und dazu ausgeführt:

   Die Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfasse nicht nur Gattungsbezeichnungen, sondern auch allgemein anpreisende Aussagen, die im allgemeinen Sprachgebrauch zur Kennzeichnung von Waren benutzt würden. Dabei sei ein unmittelbarer spezifischer Warenbezug nicht erforderlich, weil nach dem Grundsatz der richtlinienkonformen Auslegung § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG trotz seiner abweichenden sprachlichen Fassung nicht enger begrenzt sein könne als Art. 3 Abs. 1 Buchst. d MarkenRL. Damit sei die Vorschrift auch auf Angaben anwendbar, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den geschäftlichen Gepflogenheiten im Zusammenhang mit der Herstellung oder dem Vertrieb der beanspruchten Waren üblich seien, wie dies insbesondere bei allgemeinen Werbeelementen der Fall sei. Das angemeldete Zeichen "YES" sei der englischsprachige Ausdruck für den deutschen Begriff "Ja". Das Wort "yes" gehöre zu den einfachsten und grundlegenden Begriffen der englischen Sprache und werde in Deutschland nicht nur von Verkehrskreisen, die die englische Sprache beherrschten, sondern darüber hinaus auch vom breiten Publikum verstanden. Dies gelte auf dem vorliegenden Warensektor um so mehr, als hier die englische Sprache sowohl in den Warenbenennungen als auch in der Werbung vorherrschend sei. Als schlagwortartige Form der Zustimmung sei das Zeichen "YES" geeignet, als werbeübliche Anpreisung Anwendung zu finden. Das angemeldete Zeichen solle ein positives Flair erzeugen und der Zielsetzung dienen, einen Kaufentschluß hervorzurufen. Daß ein unmittelbarer spezifischer Warenbezug nicht vorliege, sei angesichts der anpreisenden Aussage unschädlich. Es liege jedoch auf der Hand, daß das Wort auch in Alleinstellung eine positive, zustimmende Wirkung ausstrahle und damit als allgemeine anpreisende Aussage i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verstanden werde.

   Angesichts dieser Umstände sei die angemeldete Marke "YES" auch ungeeignet, als Hinweis auf die Herkunft der mit ihr gekennzeichneten Waren aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb zu dienen, ihm fehle die Unterscheidungskraft. Auch und gerade bei Werbeaussagen, durch die beim Publikum der Kauf durch Weckung subjektiver positiver Gefühle gefördert werde, seien die Anforderungen an die Unterscheidungskraft nicht zu gering anzusetzen. Aufgrund der in der deutschen Bevölkerung vorhandenen Englischkenntnisse, aber auch aufgrund der Kenntnisse, die sich die beteiligten Verkehrskreise aufgrund jahrelanger englischsprachiger Werbung erworben hätten, werde die werbeüblich anpreisende Aussage "YES" ohne weiteres als solche verstanden und als schlagwortartige Zustimmung gewertet, die sich auf den Kaufentschluß auswirken solle.

3. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg.

   1. Das Bundespatentgericht ist - wie auch schon der Erinnerungsprüfer des Deutschen Patentamts - nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes zutreffend davon ausgegangen, daß auf die Prüfung der vorliegenden Anmeldung ungeachtet ihres früheren Zeitrangs die Vorschriften des Markengesetzes Anwendung finden (§ 152 MarkenG). Da eine Eintragung mit dem Zeitrang des Anmeldetages indessen, wie sich aus § 156 Abs. 1 MarkenG ergibt, nur in Betracht kommen kann, wenn der Eintragung nicht nach den bis zum Inkrafttreten des Markengesetzes geltenden Vorschriften des Warenzeichengesetzes von Amts wegen zu berücksichtigende Gründe entgegengestanden haben, hat sich die Prüfung auch, sofern das angemeldete Zeichen nach neuem Recht nicht von der Eintragung ausgeschlossen ist, auf den früheren Rechtszustand zu erstrecken.

   2. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, daß die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 3 MarkenG gegeben seien, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

      1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind. Das Eintragungshindernis soll sich nach der Begründung zum Regierungsentwurf (BT-Drucks. 12/6581, S. 70 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 64) auf solche Bezeichnungen beziehen, bei denen es sich um Gattungsbezeichnungen handelt oder die, ohne Gattungsbezeichnungen zu sein, zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen der angemeldeten Art im Verkehr üblich geworden sind.

         Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, daß der Wortlaut der Bestimmung insoweit von der Regelung des Art. 3 Abs. 1 Buchst. d MarkenRL, die mit ihr umgesetzt werden soll, abweiche, als der Passus "zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen" zusätzlich aufgenommen worden sei. Nach der Begründung zum Regierungsentwurf soll damit allerdings nur klargestellt werden, daß Bezeichnungen, die als Gattungsbezeichnungen oder sonst übliche Angaben für bestimmte Waren oder Dienstleistungen von der Eintragung ausgeschlossen sind, für andere Waren oder Dienstleistungen, für die sie weder Gattungsbezeichnung noch sonst eine übliche Angabe sind, durchaus als Marke geeignet sein können (BGH, Beschl. v. 23.10.1997 - I ZB 18/95, GRUR 1998, 465, 467 = WRP 1998, 492 - BONUS; Beschl. v. 24.6.1999 - I ZB 45/96 - ABSOLUT, Umdr. S. 6).

         Die Bedeutung der Bestimmung erschöpft sich darin, allgemein sprachgebräuchliche oder verkehrsübliche Bezeichnungen für die jeweils in Frage stehenden Waren von der Eintragung auszuschließen (BGH, Beschl. v. 24.6.1999 - I ZB 45/96 - ABSOLUT, Umdr. S. 6 m.w.N.). Dabei handelt es sich einerseits um ursprünglich unterscheidungskräftige Freizeichen, die von mehreren Unternehmen zur Bezeichnung bestimmter Waren verwendet und deshalb vom Verkehr nicht mehr als kennzeichnend verstanden werden, und andererseits - insofern überschneiden sich die Anwendungsbereiche der Bestimmungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG - um Gattungsbezeichnungen, die angesichts ihres beschreibenden Inhalts von der Eintragung als Marke ausgeschlossen sind. Dagegen kommt eine Anwendung des Eintragungshindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auf Angaben, die lediglich für andere als die im Verzeichnis aufgeführten Waren als Bezeichnung üblich geworden sind oder bei denen es sich - ganz allgemein - um verkehrsübliche Wörter oder Begriffe handelt, die mit den in Frage stehenden Waren im Sinne einer Bezeichnung nichts zu tun haben, nicht in Betracht (BGH GRUR 1998, 465, 468 - BONUS). Etwas anderes kann auch nicht Art. 6quinquies Abschn. B Nr. 2 PVÜ entnommen werden (zur Bedeutung der Vorschriften der PVÜ für die Auslegung der MarkenRL vgl. auch Erwägungsgrund 12 MarkenRL). Der abweichenden, im Ergebnis auch dem angefochtenen Beschluß zugrundeliegenden Auffassung des 29. Senats des Bundespatentgerichts (GRUR 1999, 170, 171 betreffend die Wortmarke "ADVANTAGE") kann deshalb nicht beigetreten werden. Auch die Annahme dieses Senats, in England werde die Auffassung vertreten, ein im allgemeinen Sprachgebrauch übliches Wort, das auch in der Werbung allgemein zur Anpreisung verwendet werde, falle unter Art. 3 Abs. 1 Buchst. d MarkenRL (British Sugar plc v. James Robertson & Sons Ltd (1996( R.P.C. 281, 306 ChD = GRUR Int. 1996, 1219, 1223 - Treat), deshalb sei für das letztinstanzlich entscheidende Rechtsbeschwerdegericht eine Vorlage gemäß Art. 234 Abs. 3 EG (früher Art. 177 Abs. 3) an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften veranlaßt, erweist sich schon deshalb als nicht gerechtfertigt, weil die vom Bundespatentgericht hervorgehobene Auffassung lediglich als Möglichkeit angesprochen worden und nicht tragender Grund der englischen Entscheidung gewesen ist.

         Eine Vorlage ist auch nicht deswegen veranlaßt, weil die 3. Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (Mitt. 1998, 396 - SUPREME) in Anwendung der entsprechenden, im wesentlichen mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. d MarkenRL übereinstimmenden Vorschrift des Art. 7 Abs. 1 Buchst. d GMV davon ausgegangen ist, daß das Zeichen "SUPREME" wegen seiner Eignung als Werbewort diesem Eintragungshindernis unterfalle. Da die Kammer ihre Entscheidung gleichermaßen auch auf das Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b GMV (entsprechend § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) gestützt hat, ist schon nicht hinreichend eindeutig, ob das Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchst. d GMV überhaupt als tragender Gesichtspunkt für die Entscheidung herangezogen worden ist. Darüber hinaus ergibt sich aus der Entscheidung, daß die Kammer - ebenso wie der Senat - von einer Überschneidung der Eintragungshindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft, des Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses und der verkehrsüblichen Bezeichnung ausgegangen ist. Wie der Senat bereits ausgeführt hat, darf nicht unberücksichtigt bleiben, daß die Markenrechtsrichtlinie dem nationalen Gesetzgeber einen Spielraum belassen hat, die Vorgaben in einer Form umzusetzen, die dem jeweiligen nationalen Rechtssystem entspricht. Bei dieser Sachlage verbietet es sich, der ausdrücklichen Absicht des Gesetzgebers, das Markenregister - gegenüber der Lage nach dem früheren Warenzeichengesetz - weiter zu öffnen, durch eine den Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG unbeachtet lassende Erweiterung des Eintragungshindernisses entgegenzuwirken (BGH, Beschl. v. 24.6.1999 - I ZB 45/96 - ABSOLUT, Umdr. S. 8 m.w.N.).

         Bei dieser Ausgangslage steht das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG der Eintragung der angemeldeten Marke "YES" nicht entgegen, weil es sich bei ihr weder um ein Freizeichen noch sonst um eine Gattungsbezeichnung für die im Warenverzeichnis aufgeführten Waren handelt.

      2. Das Bundespatentgericht hat die angemeldete Marke "YES" für nicht unterscheidungskräftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gehalten. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.

         Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede, auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. Begründung z. Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 70 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 64). Der Verkehr nimmt ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so auf, wie es ihm entgegentritt, und unterzieht es keiner analysierenden Betrachtungsweise. Kann demnach einer Wortmarke kein für die in Frage stehenden Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung (vgl. BGH, Beschl. v. 6.11.1997 - I ZB 17/95, WRP 1998, 495, 496 - Today) - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß einem als Marke verwendeten Wortzeichen die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH, Beschl. v. 19.1.1995 - I ZB 20/92, GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH; Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 22/96, MarkenR 1999, 195, 197 - PREMIERE II, m.w.N.). Diese (konkrete) Unterscheidungseignung kann der angemeldeten Marke für die in Betracht zu ziehenden Waren nicht abgesprochen werden.

         Eine warenbeschreibende Sachangabe, die auf bestimmte Eigenschaften der Waren selbst Bezug nimmt, kann der angemeldeten Marke mangels entsprechender Feststellungen des Bundespatentgerichts nicht zugeordnet werden.

         Bei "YES" handelt es sich aber auch nicht um ein so gebräuchliches Wort der Alltagssprache, daß es vom Verkehr allein und stets als solches aufgenommen und nur in seinem Ursprungssinn verstanden wird und dem deshalb die Unterscheidungskraft für die in Frage stehenden Waren fehlt. Feststellungen dazu, daß der Verkehr infolge einer entsprechenden Verwendung in der Werbung das Wort nur als eine englischsprachige werbeüblich anpreisende Aussage versteht, hat das Bundespatentgericht nicht getroffen; es hat vielmehr lediglich ausgeführt, daß es geeignet sei, als werbeübliche Anpreisung Anwendung zu finden. Auch im übrigen kann den Feststellungen des Bundespatentgerichts kein Anhalt dafür entnommen werden, daß dem angemeldeten Wort jegliche (konkrete) Unterscheidungseignung fehlt. Versteht der Verkehr - wovon das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei ausgegangen ist - das Wort "YES" als eine schlagwortartige Anpreisung, die einen Kaufentschluß hervorrufen soll, so liegt darin eine über das reine Wortverständnis hinausgehende Aussage, die es verbietet, dem Zeichen jede Unterscheidungskraft abzusprechen. Für die Annahme, daß gerade bei der angemeldeten Marke - wie das Bundespatentgericht gemeint hat - für die Unterscheidungskraft ein strenger Maßstab anzulegen sei, weil es sich um eine (mögliche) Werbeaussage handele, ist angesichts der Gesetzesfassung, nach der nicht jegliche Unterscheidungskraft fehlen darf, kein Grund ersichtlich.

      3. Das Bundespatentgericht hat bisher nicht geprüft, ob dem angemeldeten Zeichen das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen könnte. Sollte es davon ausgegangen sein, daß das angemeldete Zeichen nicht dazu dienen kann, die in der vorerwähnten Bestimmung angeführten besonderen Eigenschaften oder sonstige Merkmale der angemeldeten Waren in irgendeiner Weise zu beschreiben, so wäre das nicht zu beanstanden (vgl. auch BGH, Beschl. v. 15.7.1999 - I ZB 47/96 - FOR YOU).

   3. Das Bundespatentgericht hat - von seinem rechtlichen Ausgangspunkt aus folgerichtig - über die Eintragungshindernisse gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG nicht entschieden. Diese Prüfung wird es nunmehr nachzuholen und gegebenenfalls die Zeitrangverschiebung nach § 156 Abs. 1 MarkenG in Betracht zu ziehen haben.

4. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

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